商标“撤三”案件中未使用商标之正当理由探析 ——以“海王”商标案为例

    深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王公司”）取得第770723号“海王”商标（以下简称“诉争商标”）专用权，申请注册服务项目包括“学校”等。

    他人对诉争商标提出撤销连续三年不使用注册商标申请（以下简称“撤三”），为证明诉争商标于2014年4月20日至2017年4月19日期间（简称指定期间）的使用情况，海王公司在一审行政诉讼阶段，补充提交的主要证据包括：2009年，南充市人民政府发布《南充市城市规划区征地房屋拆迁补偿安置暂行办法》的通知；海王公司于2010年11月9日向南充市嘉陵区教育局出具《关于海王光彩学校搬迁赔偿方案的意见》等。

    北京知识产权法院（以下简称“北京知产法院”）认为：即便认为海王希望学校在指定期间内因拆迁原因未正常办学属于不可归责于海王公司的客观事由，此种通过出资参与学校建设从而取得冠名权的使用方式，一般不会使相关公众认为海王公司是相关学校的开办者或服务的提供者，此种使用方式难以使相关公众将学校名称中的“海王”与“学校”服务的提供者相联系，难以属于商标意义上的使用。

    海王公司不服一审判决，提起上诉。北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）认为：海王公司出资与南充市嘉陵区教育局合作开办希望学校，海王公司表示因城市规划拆迁原因直至2018年8月，以“海王”冠名的学校才设立登记公告，但在案证据显示，南充市人民政府于2009年发布城市规划征地房屋拆迁安置暂行办法，海王公司于2010年即向南充市嘉陵区教育局发函就拆迁赔偿方案提出意见，虽然政府征地拆迁导致学校建设周期延长，但海王公司在明知该事项后七年多时间，均未对诉争商标进行商业使用，显然无法以政策性限制等客观原因作为不使用诉争商标的正当理由。判决驳回上诉，维持原判。

    最高人民法院印发《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》的通知（法发〔2010〕12号）第20条第3款规定：如果商标权人因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由，未能实际使用注册商标或者停止使用，或者商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的，均可认定有正当理由。

    根据上述规定，“连续三年停止使用”商标的正当理由可以归纳为：主观上不能归则于商标注册人、客观上阻碍商标权人将注册商标投入使用，具体分两类情形：第一类，出现了不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由，商标权人未能使用注册商标或停止使用；第二类，商标权人系因其他事由尚未实际使用注册商标，但有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备。

    本案中，海王公司认为因政府征地拆迁导致其在指定期间无法正常使用诉争商标，属于“商标权人因政策性限制的客观事由，未能实际使用注册商标”情形，但二审法院认为“虽然政府征地拆迁导致学校建设周期延长，但海王公司在明知该事项后七年多时间，均未对诉争商标进行商业使用，显然无法以政策性限制等客观原因作为不使用诉争商标的正当理由”。

    除本案外，在第1487316号“SEPHORA“商标撤销复审案件（案号：2019京行终486号）中，北京知产法院认为：丝丽雅公司（诉争商标注册人）仅提交了沈阳市工商行政管理局出具的清算组备案通知书，无论清算程序是否完毕，在没有其他证据予以佐证的情况下，仅凭该份孤立的证据尚不足以证明诉争商标原注册人在指定期间持续且合法地处于清算状态。因此，丝丽雅公司关于因破产清算而构成未使用诉争商标的正当理由的主张不能成立。北京高院认为：丝丽雅公司并未提交复审商标在上述指定期间内的商标使用证据，其虽然主张未能提交复审商标在指定期间内的使用证据具有正当理由并提交了复审商标原注册人破产清算的相关证据材料，但商标使用存在多种方式和可能，商标权人陷于破产清算程序并非该注册商标停止使用的正当理由，原审判决的相关认定并无不当。

    虽然最高院司法解释规定“不可抗力”“政策性限制”“破产清算”均为连续三年停止使用商标的正当理由，但法院在审理此类案件中，通常会充分考虑“不可抗力”、“政策性限制”、“破产清算”情形对诉争商标在指定期间未实际使用的影响程度及未使用诉争商标的正当性、合理性。

    此外，需要特别提示的一点是，在此类案件中，存在为避免诉争商标被撤销而伪造使用证据的个别情况。对于此类情形，一旦被法院查证属实，不仅会提高对其提供的所有使用证据的认定标准，而且诉争商标注册人甚至其主要负责人还可能面临罚款。如第5567885号“芙蓉山fur0ngshan及图”商标撤销复审案件中，为避免诉争商标被撤销，其注册人倒签《商标使用许可合同》并提交伪造的手工发票，在案件审理过程中，经北京市高级人民法院查实，除诉争商标被撤销外，同时做出（2017）京行终368号罚款决定。

    对于商标撤三案件，虽“不可抗力”“政策性限制”“破产清算”属于商标未使用正当理由，但法院在审理此类案件中，通常会充分考虑其正当性、合理性及影响程度。(作者陈少兰 李晓岩 上海百一慧智律师事务所)